Cass. pen., Sez. II, n. 35166/2019 sulla contraffazione di prodotti con marchio registrato

Cass. pen., Sez. II, n. 35166/2019 sulla contraffazione di prodotti con marchio registrato
Agosto 26, 2019 Avv. Simone Ferrari

di Simone Ferrari

Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali respingeva la richiesta di riesame proposta nei confronti del decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto capi di abbigliamento posti in vendita in negozi che esponevano l’insegna “Fake lab” in ordine ai reati previsti dagli artt. 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (Ricettazione) c.p.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore.

La Corte Suprema rileva che il presupposto per la legittimità del sequestro contestato è l’emersione del fumus commissi delicti in ordine alla contraffazione di prodotti con marchio registrato, reato presupposto della contestata ricettazione (Fila, Gucci, Adidas, Versace, Hermes Givenchy, Balenciaga, Lacoste, Warner Bros per Batman e Superman).

Orbene, perché sia riconoscibile la contraffazione è tuttavia necessario che il prodotto che si assume falsificato sia confondibile con gli originali e sia idoneo a creare confusione nel consumatore: il marchio ha infatti una precisa funzione distintiva, funzionale a garantire l’affidamento dei consumatori sull’originalità del prodotto commerciato.

In materia, la giurisprudenza civile ha chiarito che il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma ove non sussista la confondibilità o l’affinità dei prodotti o servizi; ciò anche nel caso in cui ricorra l’inclusione nella stessa classe, che non è idonea in quanto tale a provarne l’affinità.

In linea con tali indicazioni, anche la giurisprudenza penale ha ribadito la necessità che i beni contraffatti siano prodotti al fine di confondere il consumatore sull’originalità della provenienza, sulla base dell’incontestato presupposto che il marchio abbia la funzione di “distinguere” il prodotto certificato dagli altri: si è infatti affermato che, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 474 c.p., l’alterazione di marchi prevista dall’art. 473 c.p. comprende anche la riproduzione solo parziale del marchio, idonea a far sì che esso si confonda con l’originale e da verificarsi mediante un esame sintetico – e non analitico – dei marchi in comparazione, che tenga conto dell’impressione di insieme e della specifica categoria di utenti o consumatori cui il prodotto è destinato, soprattutto se si tratta di un marchio celebre.

Inoltre, la Direttiva UE 2015/2436 nel Considerando n. 27 ha chiarito che “l’uso di un marchio d’impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale”.

Si ritiene cioè che la confondibilità con l’originale del prodotto che si assume falsificato costituisca un attributo indispensabile per il riconoscimento della contraffazione, che non può rinvenirsi nei casi in cui il marchio sia utilizzato con palesi finalità ironiche e parodistiche, per la creazione di prodotti nuovi ed originali, caratterizzati da immagini che, pur facendo uso del marchio registrato, sono sicuramente inidonee a creare confusione con i beni tutelati, dato che è immediatamente evidente il messaggio parodistico che esclude ictu oculi ogni possibilità di confusione.

Nel caso di specie i prodotti in sequestro presentavano un’indiscussa originalità, dato che risultavano caratterizzati da immagini create attraverso l’uso di marchi noti, non a fini “distintivi”, e dunque “imitativi”, ma piuttosto a fini “parodistici”, ovvero “artistici e descrittivi”, essendo le immagini censurate funzionali ad effettuare una riproduzione ironica di marchi celebri, inidonea a creare confusione con i prodotti protetti dai marchi tutelati e dunque incompatibile con la contestata contraffazione che, si ripete, deve essere invece connotata dall’idoneità del prodotto che si assume falsificato a confondersi con l’originale.

La Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e disposto la restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto.